La expresión «coexistencia de marcas» describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra.
Este fenómeno es relativamente común. Es frecuente que las empresas pequeñas usen marcas en una zona geográfica limitada o con una clientela local. Así, prácticamente cada ciudad francesa conectada a la red ferroviaria tiene en la estación de trenes una cafetería llamada Buffet de la gare. A menudo las marcas son el apellido de la persona que inició el negocio y, cuando se trata de apellidos comunes, no es raro que haya empresas similares con nombres idénticos o parecidos. Esto no tiene por qué llevar a ningún conflicto o litigio, siempre y cuando las marcas en cuestión sigan cumpliendo su función principal, que consiste en diferenciar los productos o servicios para los que se usan de los de la competencia.
Los problemas surgen cuando esta función de distinción se anula porque las actividades de las empresas para las que se empezó a usar una marca determinada comienzan a solaparse. De este modo, marcas que hayan coexistido sin problemas en un momento dado pueden entrar en conflicto de repente. Este fenómeno es especialmente frustrante cuando ambas empresas usan sus marcas idénticas de buena fe; en otras palabras, cuando las dos tienen una trayectoria de uso efectivo de sus respectivas marcas, pero al expandirse empiezan a traspasar la una el territorio de la otra.
En algunos casos, cuando dos empresas son conscientes de estar usando marcas idénticas o similares, tienen que tomar la decisión de establecer un acuerdo formal de coexistencia para evitar que el uso futuro de ambas marcas se superponga de tal forma que sea perjudicial o infrinja los respectivos derechos. En este artículo, se describen situaciones en las que puede surgir coexistencia, y se resaltan algunos puntos que hay que tener en cuenta al plantearse un acuerdo de este tipo.
Debe hacerse hincapié en que prevenir es mejor –y más barato– que curar. Una de las precauciones esenciales a la hora de seleccionar y registrar una marca nueva es llevar a cabo una búsqueda lo más exhaustiva posible, recurriendo a profesionales en la materia. En principio, al realizar una búsqueda de marcas minuciosa, se reduce al mínimo el riesgo de toparse, una vez en el mercado, con otra empresa con una marca similar. Sin embargo, no hay búsqueda que sea infalible. Por lo tanto, es posible encontrar marcas idénticas o cuya similitud se preste a confusión, si la búsqueda no fue lo suficientemente amplia, o si no se tuvieron en cuenta otras categorías de productos y servicios que pueden acabar afectando la viabilidad de la marca que se propone. Del mismo modo, debe prestarse atención también a las marcas no registradas, ya que en muchos países las marcas notoriamente conocidas están protegidas aunque no estén registradas.
A menudo, dos comerciantes descubren que están usando la misma marca o una muy parecida para productos idénticos o similares en lugares distintos. Pueden realmente no saber el uno de la existencia del otro durante años hasta que uno de ellos expande su negocio y empieza a usar la marca o presenta una solicitud de registro de su marca en el país en el que el otro desarrolla su actividad.1 ¿Qué ocurre en ese caso? Llegado ese momento, la oficina de marcas puede rechazar la solicitud, dado que entraría en colisión con los derechos previos adquiridos por el otro comerciante. También puede ocurrir que este último se oponga a la solicitud durante el procedimiento de oposición, o que entable una acción de nulidad una vez que se haya registrado la marca.
En algunas jurisdicciones de Derecho anglosajón (common law), se puede aplicar el concepto de «uso simultáneo leal». Esta noción tiene en cuenta la naturaleza y la duración del uso, la zona geográfica de actividad comercial, y la honestidad de la adopción y del posterior uso de la marca. Un largo período de uso simultáneo (al menos cinco años) puede contribuir a invalidar una oposición, y a que se permita la coexistencia de dos marcas. Sin embargo, para llegar a la conclusión de que el uso simultáneo es leal, es necesario tener en cuenta toda una serie de factores, como las posibilidades que haya de que el consumidor se confunda. Así, los casos en los que se autoriza el registro a ambas partes, por ejemplo, con una zona geográfica de uso delimitada para la marca de cada empresa, son una excepción más que la regla.
«Ponerse de acuerdo»
En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de la otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado. Esta coexistencia puede basarse en una división de los territorios donde cada uno de los titulares puede ejercer sus actividades, o en una delimitación de sus ámbitos de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos o servicios para los que va a usarse.
Si la mejor solución es un acuerdo de coexistencia, el primer paso es que ambas empresas definan sus esferas de actividad y acuerden ceñirse a esos parámetros. No obstante, el verdadero desafío consiste en anticipar el desarrollo futuro de las actividades de cada empresa. ¿Dónde se ve cada empresa diez o veinte años después? ¿Hay un riesgo de que la expansión de cada una de ellas invada el territorio de la otra?
El caso de Apple Corps, el sello discográfico creado por los Beatles, y Apple Computers2 es un buen ejemplo de las dificultades que pueden surgir. Ambas empresas establecieron un acuerdo de coexistencia de marcas en 1991, según el cual Apple Computers tendría el derecho exclusivo a usar sus marcas Apple «para o en relación con productos electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos»; mientras que Apple Corps tendría el derecho de uso exclusivo de sus propias marcas Apple «para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musicales, independientemente de que los medios empleados para grabar o comunicar estas obras sean tangibles o intangibles». Así, si bien las dos compañías tenían marcas cuya similitud se prestaba a confusión, definieron una esfera en la que eran distintas –la del ámbito de uso–, que sentaba las bases de su acuerdo de coexistencia. El acuerdo permitió que ambas empresas siguiesen ejerciendo sus actividades y sacando provecho de su fama sin infringir mutuamente sus derechos.
Ninguna de las empresas había previsto que el futuro desarrollo de las tecnologías musicales digitales acabaría por acercar mucho los dos campos. Cuando Apple Computers lanzó el software y la tienda digital iPod e iTunes, Apple Corps lo denunció, alegando que Apple Computers se había introducido en el ámbito reservado exclusivamente a Apple Corps, infringiendo el acuerdo de coexistencia de las dos marcas. El tribunal examinó el asunto desde el punto de vista del consumidor y consideró que no se había quebrantado el acuerdo, ya que el logotipo de Apple Computers se había usado en relación con el software y no con la música que ofrecía el servicio. Ningún consumidor que se bajase música usando el software iTunes iba a pensar que estuviese interactuando con Apple Corps.
En este caso, el hecho de que hubiese un acuerdo de coexistencia no sirvió para evitar un costoso pleito. No obstante, como en cualquier tipo de acuerdo, se aconseja introducir una cláusula sobre resolución de conflictos en previsión de los problemas que puedan surgir en el futuro. El Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI ofrece algunos ejemplos útiles de este tipo de cláusulas.
Interés público y medidas antitrust
Una cuestión importante que hay que tener en cuenta antes de negociar un acuerdo de coexistencia es la del interés público. Un tribunal puede invalidar un acuerdo si considera que, en un caso concreto, la coexistencia de marcas similares iría en contra del interés público. Esto puede darse en particular en el campo de la salud pública si dos productos médicos diferentes llevasen la misma marca, incluso en el caso de que las empresas operasen en zonas geográficas distintas.
Asimismo, las empresas tienen que conocer las normas antitrust y relativas a la competencia, ya que un tribunal podría decidir que dos marcas cuyo parecido produzca confusión en lo relativo a dos productos similares afectan de algún modo a la competencia en el mercado.
El proceso de elegir una marca debe llevarse a cabo con cuidado y visión de futuro, realizando una búsqueda lo más exhaustiva posible, a poder ser con la ayuda de un especialista. Si a pesar de estos esfuerzos, surge un conflicto con una marca igual o similar que esté en el mercado, puede resultar más económico recurrir a un acuerdo de coexistencia que a un enfrentamiento judicial. No obstante, esto no significa que, una vez llegado el momento del conflicto, sea siempre mejor ceder y aceptar la coexistencia, ya que en algunos casos el litigio puede ser la única solución apropiada. Les corresponde a los propietarios de las marcas decidir en casa caso cuál es la mejor alternativa en función de su situación particular.
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1. En lo relativo al uso de marcas en Internet y la cuestión del efecto comercial de dicho uso en un país concreto, véase la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, publicación de la OMPI N.º 845.
2. Véase el fallo del 8 de mayo de 2006 del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales sobre Apple Corps. Limited contra Apple Computer, Inc., [2006] EWHC 996 (Ch). El texto de la sentencia aparece en www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j4226/apple_v_apple_hc03c02428_0506.htm.
Fuente OMPI
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